Franchising & LicencingNotizieQuando un contratto di licenza è un contratto di franchising?

Stai pensando di concedere in licenza o in franchising la tua attività? Non sei sicuro che il tuo attuale accordo contrattuale sia una licenza o un franchising? La differenza tra i due modelli di business è importante e ha un impatto significativo sugli obblighi di conformità di un individuo per legge.

In generale, gli accordi di licenza e di franchising concedono entrambi il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale e un marchio in un territorio definito. Ogni contratto di franchising contiene una licenza, tuttavia, non tutti i contratti di licenza sono un franchising.

Qual è la differenza tra i due accordi contrattuali?

 

Franchising

Un contratto di franchising conferisce il diritto a una persona di svolgere un'attività in base a un sistema e/o un piano di marketing sostanzialmente determinato o controllato dall'Affiliante. In base all'accordo, l'Affiliato è autorizzato a utilizzare un marchio o un simbolo di proprietà dell'Affiliante.

In Australia, il franchising è regolato dal Franchising Code of Conduct (il Codice), che ha avuto inizio il 1° gennaio 2015. Il codice è stato creato ai sensi dell'articolo 51AE del Legge sulla concorrenza e sui consumatori 2010 (Cth) (la atto). Prima dell'inizio del Codice, un precedente codice di franchising obbligatorio era in vigore in Australia dal 1 ottobre 1998.

Il codice include:

• obblighi di informativa;
• un obbligo di buona fede;
• un meccanismo di risoluzione delle controversie;
• un periodo di riflessione;
• procedure per la conclusione di un contratto di franchising.

Ai sensi del Codice, la definizione di "contratto di franchising" è molto ampia. Se un accordo soddisfa i criteri contenuti nella definizione, l'accordo sarà un contratto di franchising indipendentemente dal titolo utilizzato per descrivere l'accordo. Vale a dire, il linguaggio utilizzato per descrivere l'accordo non è determinante per il tipo di accordo: il tipo di accordo sarà determinato dalla sostanza dell'accordo sulla sua forma.

Un contratto di franchising è definito nella sezione 5 del Codice come un accordo:

• in cui una persona (l'Affiliante) concede a un'altra persona (l'Affiliato) il diritto di svolgere l'attività di offerta, fornitura o distribuzione di beni o servizi in Australia nell'ambito di un sistema o piano di marketing sostanzialmente determinato, controllato o suggerito dall'Affiliante o un associato dell'Affiliante; e

• in base al quale l'esercizio dell'attività sarà sostanzialmente o materialmente associato a un marchio, pubblicità o simbolo commerciale di proprietà, utilizzato o concesso in licenza dall'Affiliante o da un suo associato; e

• in base al quale, prima di iniziare o continuare l'attività, l'Affiliato deve pagare o accettare di pagare all'Affiliante o a un suo associato un importo che comprende, ad esempio, una commissione iniziale di avviamento, una commissione di marketing o una royalty.

Non è raro vedere i "Licenzianti" tentare deliberatamente di caratterizzare gli accordi come accordi di licenza per evitare l'applicazione del Codice e gli obblighi che ne derivano.

Nell'agosto 2018, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha accettato un impegno esecutivo da parte di Husqvarna Australia Pty Ltd in relazione alle affermazioni secondo cui i suoi accordi di concessionaria avrebbero potuto violare il Codice, la legge e, in particolare, l'allegato 2 della legge; la legge australiana sui consumatori (ACL).

Il comportamento rilevante individuato dall'ACCC è che Husqvarna ha dichiarato ai propri concessionari che i contratti di concessione da loro stipulati non erano accordi di franchising. L'ACCC temeva che i Termini e condizioni commerciali del concessionario potessero costituire un contratto di franchising tra Husqvarna e ciascun concessionario e che Husqvarna non avesse rispettato il Codice.

Il mancato rispetto del Codice può dar luogo a sanzioni pecuniarie per violazioni fino a $66.000 per violazione. La sezione 51ACB della legge vieta a una società di contravvenire al Codice. Inoltre, le dichiarazioni secondo cui "l'accordo non è un contratto di franchising" possono essere a rischio di essere dichiarazioni false o fuorvianti in violazione delle sezioni 18 e 29 (1) (m) dell'ACL.

A partire dal 1 settembre 2018, la sanzione civile massima per le società ai sensi dell'ACL è aumentata significativamente da $1,1 milioni per contravvenzione al maggiore tra:

• $10 milioni; o
• tre volte il valore del beneficio (se il giudice può determinare il valore del beneficio ottenuto dal reato dall'ente); o
• 10% del fatturato annuo della società (se il tribunale non può determinare il valore del beneficio).

Anche la sanzione massima per le persone fisiche è aumentata da $220.000 a $500.000.

 

Licenza

Un contratto di licenza è un contratto scritto che consente a un individuo (un 'Licenziante') di concedere a un altro individuo (un 'Licenziatario') il diritto di utilizzare qualcosa (inclusi un marchio, copyright, logo, marchio, know-how o qualche altro tipo di proprietà intellettuale). La licenza consente a un titolare di proprietà intellettuale o di un marchio di concedere il diritto a qualcuno di utilizzare tale proprietà intellettuale mantenendone la proprietà.

Un contratto di licenza non rientrerà nel Codice se uno dei criteri sopra elencati non è soddisfatto.

Una differenza fondamentale in un contratto di licenza è che un individuo è in grado di portare avanti la propria attività e determinare il proprio piano di marketing senza essere sostanzialmente determinato o controllato da un'altra entità.

 

Riepilogo

Le principali differenze tra un contratto di licenza e un contratto di franchising sono:

• le commissioni sono generalmente pagabili in base a entrambi gli accordi, tuttavia in un contratto di franchising, di solito è specificato un pagamento a un fondo di marketing mentre una licenza non avrà un pagamento a un fondo di marketing;
• i licenziatari hanno il controllo sul proprio marketing mentre gli affiliati devono utilizzare il marketing comune;
• i franchising forniscono sistemi mentre le licenze sviluppano i propri sistemi;
• i franchising hanno monitorato i criteri di prestazione mentre le licenze non ne hanno previsto la conformità;
• i franchising utilizzano la proprietà intellettuale/marchi commerciali di un altro mentre una licenza utilizza i propri.

Potresti ritenere di operare in base a un contratto di licenza quando in realtà stai operando in base a un contratto di franchising e pertanto si applicherà il Codice. Una violazione del Codice può comportare sanzioni pecuniarie significative da parte dell'ACCC.

Dovresti fare molta attenzione se scegli di concedere in licenza la tua attività. Dovresti mantenere il contratto di licenza semplice (incluso il non avere clausole sul marchio, l'aspetto e lo stile della tua attività) in modo da evitare che venga considerato un franchising.

È sempre prudente chiedere una consulenza legale sulla stesura dei termini di un contratto di licenza prima di stipularne uno. Se hai bisogno di assistenza o consigli su cosa costituisce una licenza o un contratto di franchising, contatta John Gdanski o Patrick Fabris.

 

Articolo scritto da Patrick Fabris.