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Diritto commercialeNotizieSLF Avvocati NotizieQuanto è importante registrare i tuoi marchi?

27 Febbraio 2020
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Di recente abbiamo assistito un cliente nella tutela del suo diritto a mantenere il suo “marchio” contro una società conosciuta in tutto il mondo.

Data la disparità tra le dimensioni aziendali dell'attività del nostro cliente e della società che stava cercando di utilizzare parzialmente il marchio registrato del nostro cliente, è un momento opportuno per considerare quale protezione il Trade Marks Act of Australia offre e offre a individui e aziende.

Allora, cos'è un marchio registrato o un marchio?

Un marchio registrato è un segno che aiuta a distinguere i prodotti oi servizi di un commerciante da altri commercianti. Ci sono una varietà di classi in cui un marchio può essere registrato in base al settore e all'uso in cui il marchio sarebbe visto.

Un marchio registrato può aiutare a proteggere e distinguere un marchio da altri marchi sul mercato, diventando così una componente vitale di qualsiasi strategia di marketing efficace. Nel caso del nostro cliente, questo si è rivelato vitale per mantenere il suo marchio e per i suoi clienti e il vasto pubblico per riconoscere prontamente il suo marchio e per distinguersi dalle altre aziende e concorrenti.

In Australia la registrazione del marchio è regolata dal Legge sui marchi del 1995 (Cth) (il atto).

 

Come si riconosce un marchio? Che cos'è?

Un marchio può essere una lettera, una parola, un nome, una firma, un numero, un dispositivo, un marchio, un'intestazione, un'etichetta, un biglietto, un aspetto della confezione, una forma, un colore, un suono o un profumo o qualsiasi combinazione di questi. Pertanto, ciò che puoi registrare come "marchio" è di vasta portata. Un grande esempio la M in McDonalds è così ben nota e soprannominata "Golden Arches". In tutto il mondo è stato registrato.

La sezione applicabile della legge è sezione 6 e sezione 17.

 

Perché marchio? Perché spendere i soldi? Per che cosa?

Lo scopo della registrazione di un marchio per te è:

  • assicurarsi che tu o la tua azienda possiedate il diritto esclusivo ed esclusivo di un marchio e di autorizzare altri ad utilizzare il marchio registrato (cosa essenziale ad esempio per franchisee, agenti, licenziatari, e quindi importante per franchisor o altri per ottenere così il marchio e sviluppare il proprio marchio);
  • creare un bene che può essere venduto; e
  • proteggere dalla violazione del marchio in Australia o in un'area geografica del mondo, al fine di mantenere il diritto di promuovere ed essere identificati come il tuo marchio e il riconoscimento dello stesso, il che significa che la tua azienda ottiene il beneficio di questo riconoscimento.

 

Quando viene violato un marchio?

La legge prevede la tutela dei marchi registrati.

Se un marchio non è registrato, un individuo dovrà affidarsi all'azione di common law di spacciamento laddove gli elementi di esso siano difficili da stabilire, piuttosto che registrarlo.

Pertanto, se un'altra parte registra il tuo marchio che puoi utilizzare tutti i giorni, l'unica possibilità per negare a questa parte che ha registrato il tuo marchio è quella di adire il tribunale. Questo dovrebbe essere evitato e in caso di Batterie Assolute era.

Sezione 120 della legge delinea tre (3) circostanze in cui un segno può violare un marchio registrato:

  • Il segno è sostanzialmente identico o ingannevolmente simile;
  • I prodotti o servizi sono strettamente correlati o nella stessa descrizione; e
  • Il marchio è “ben noto”.

 

Il segno è sostanzialmente identico o ingannevolmente simile

Sezione 120 (1) della legge recita:

Una persona contravviene a un marchio registrato se utilizza come marchio un segno sostanzialmente identico o ingannevolmente simile al marchio in relazione a beni o servizi per i quali il marchio è registrato.

Le parti possono tentare di utilizzare un marchio simile per promuovere efficacemente l'uso di un altro marchio per guadagnare o deviare affari dal titolare del marchio. Immagina se una catena di ristoranti concorrente utilizzasse gli archi dorati? In molti casi, le parti iniziano ingenuamente a utilizzare un marchio che assomiglia a un altro senza avere alcuna consapevolezza della violazione imminente.

Così, in sezione 10 della legge, un segno è considerato "ingannevolmente simile” a un marchio registrato se:

assomiglia così tanto a quell'altro marchio che è probabile che inganni o crei confusione.

Determinare se un segno è ingannevolmente simile implica la stima della probabile impressione visiva del segno e del marchio registrato sui consumatori.[2] La maggior parte dei consumatori ricorderà le impressioni generali oi dettagli significativi del marchio registrato o del segno.[3]

 

I prodotti o servizi sono strettamente correlati o si trovano nella stessa descrizione

Sezione 120(2) della legge prevede che un segno violi un marchio registrato quando è sostanzialmente identico o ingannevolmente simile a un marchio registrato in relazione a:

  • prodotti o servizi della stessa descrizione del marchio registrato; o
  • beni o servizi che sono strettamente correlati ai prodotti o servizi del marchio registrato.

Conosciamo tutti le importazioni a basso costo o "knock off" e questi termini possono essere applicati a ciò in cui le merci vengono prodotte in modo simile in modo da utilizzare un altro marchio, ad esempio le borse Luis Vuitton.

Non è necessario che i prodotti o i servizi siano registrati con la stessa descrizione affinché si verifichi una violazione. Tuttavia, a differenza di sezione 120 (1) il segno non violerà il marchio registrato se è improbabile che i prodotti o i servizi forniti sotto il segno ingannino o confondano. Spetta all'imputato accertare che non vi sia alcun rischio di confusione.

 

Il marchio è “noto”

I marchi ben noti godono di una maggiore protezione ai sensi della legge. Sezione 120(3) afferma che un segno può costituire una violazione anche se non è correlato ai prodotti o servizi del marchio registrato se:

  • il marchio registrato è “ben noto” in Australia; e
  • poiché il marchio registrato è ben noto, il segno probabilmente indicherebbe una connessione tra i prodotti o servizi del segno e il titolare del marchio registrato.

Il nostro punto è che anche se un prodotto viene utilizzato per un diverso tipo di utilizzo, sarà protetto. Un esempio potrebbe essere che se qualcuno utilizzasse "McDonalds Lawn Mowers", dato che il gigante della vendita al dettaglio di generi alimentari è così noto, questo marchio di tosaerba se richiesto per la registrazione, sarebbe probabilmente rifiutato sulla base del fatto che McDonalds era così noto.

 

Sanzioni per violazione del marchio

Il giudice può concedere un provvedimento ai sensi dell'art sezione 126 della legge come segue:

 

Ingiunzione

Il tribunale può concedere un'ingiunzione, a qualsiasi condizione ritenga pertinente. In base a un'ingiunzione, il contraffattore del marchio registrato sarà tenuto a cessare l'uso del segno di violazione. Questo parla da sé; non è possibile utilizzare un marchio simile ad un altro registrato.

 

Danni o conto di profitti

Il tribunale può, a scelta del titolare del marchio registrato, concedere al titolare del marchio registrato un risarcimento dei danni o un conto degli utili.

Al titolare del marchio registrato non saranno concessi danni o conto di profitti se:

  • l'autore della violazione ha chiesto che il marchio registrato sia cancellato dal registro dei marchi in relazione ai prodotti e servizi contraffatti; e
  • la Corte ha accertato che il marchio registrato non è stato utilizzato in buona fede dal titolare del marchio registrato in relazione a tali beni e servizi, durante il periodo in cui il marchio registrato è stato rivendicato come contraffatto.

 

Sanzioni per l'importazione

Altre sanzioni ai sensi della parte 13 della legge riguardano merci importate in Australia che violano o possono sembrare violare un marchio registrato. Ancora una volta, pensiamo alle borse francesi frocio a buon mercato.

Tali sanzioni comprendono il sequestro, l'ispezione e il richiamo dei beni che recano il marchio contraffatto.

Si prega di consultare i seguenti articoli relativi al recente lavoro sui marchi intrapresi dagli avvocati di SLF:

https://www.thechronicle.com.au/news/toowoomba-company-wins-trademark-battle-with-car-g/3924267/

https://www.thechronicle.com.au/news/toowoomba-business-set-for-absolute-fight-with-car/3912748/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7843515/Small-company-set-fight-Mitsubishi-trademark-holds.html

 

Siamo in grado di assistervi con tutte le vostre preoccupazioni sui marchi, registrazioni, applicazioni, violazioni e qualsiasi questione relativa alla proprietà intellettuale (PI). Se desideri registrare un marchio, determinare se qualcuno ha violato il tuo o semplicemente chiedere consiglio su qualsiasi aspetto di quest'area del diritto, contatta il nostro ufficio allo 07 3839-8011 o inviaci un'e-mail su Forlando@slflawyers.com.au.